En el trámite de registro de una marca, como ya anticipamos meses atrás en otro articulo sobre la oposición marcaria,  no es extraño encontrar oposiciones, algunas ciertamente fundadas, pero muchas otras, totalmente infundadas, en las   que el oponente al registro de la marca posterior,   entre los alegatos de su oposición, es común encontrar,  el basado en  existir una supuesta  semejanza que puede inducir a confusión,   entre la marca anterior registrada y la posterior que se pretende inscribir; pero hay oponentes que  abusando del uso del derecho, y en franca falta de probidad,

lealtad y buena fe,    suelen acompañar a su argumento de oposición,  el alegato de que  además de la semejanza confusionista,  se está cometiendo también   competencia desleal  en  contra de los intereses del titular de la marca anterior,   al supuestamente  imitar la marca,  aprovechándose aparentemente  del prestigio ajeno;  alegación hecha a mi juicio fuera de lugar por parte del oponente,  como si el ente registrador de la propiedad intelectual fuera la entidad facultada por ley para conocer de dicha pretensión de competencia desleal,  no siéndolo;  pretendiendo con ello el oponente, causar una especie de intimidación, al estilo de “preparar a la contraparte para lo que se le viene”,  al recurrir a la imputación contra el solicitante de la marca posterior,  como competidor desleal, habida cuenta, que sabemos que dicha conducta, tiene para su conocimiento, no un procedimiento administrativo registral, sino un cauce procesal  mercantil ante los tribunales comunes,  además de constituir una conducta delictiva sancionada por la legislación penal[1]  con lo cual, no se trata ya solo de oponerse presumiendo que hubiere una  causa justa para ello,  sino el solo hecho de oponerse porque hay que hacerlo,  porque sí,  a sabiendas de no tener una oposición fundada,  obstaculizando con ello el normal proceso de inscripción del solicitante, causándole mayores costos relacionados a la adquisición y desarrollo de la marca, e incluso deteniendo su progreso, llegando al colmo de pretender afectar de ser posible,  la reputación mercantil y buena fama del solicitante,  al etiquetarlo como competidor desleal, sin serlo.

Habiendo esbozado lo anterior, y siendo que hemos visto la carencia de escritos sobre este tema en la práctica local,   pasemos pues  a analizar a la luz de nuestra norma jurídica   y jurisprudencia,  cuándo estamos ante una conducta considerada como desleal, para confrontarla con la alegación infundada por parte de un  oponente temerario,   quien la imputa al  solicitante de la marca posterior,  por el especifico  hecho de que ambas marcas comparten signos o palabras de uso común, pero que evidentemente presentan diseños no  confundibles gráfica, fonética  ni conceptualmente, y más aún, si es el caso que se refieren a productos distintos,  aunque dentro de la misma clase.

Es pues un principio generalmente aceptado por las normas mercantiles o de comercio,  que los comerciantes deben ejercer sus actividades de acuerdo con la ley, los usos mercantiles y las buenas costumbres, sin perjudicar al público ni a la economía nacional. Por ende la violación de esta norma le da derecho al perjudicado para pedir judicialmente que cese la conducta ilegal y a exigir la reparación del daño.

La competencia mercantil, puede definirse como la actuación independiente de varias empresas para conseguir cada una de ellas, en el mercado, el mayor número de contratos con una misma clientela, ofreciendo precios, cantidades o condiciones contractuales más favorables. La base de la competencia es la libertad de actuación y contratación económica, garantía protegida con rango constitucional[2], de manera que los empresarios han de decidir libremente respecto al precio, calidad y condiciones del producto o servicios que ofrecen, del mismo modo,  los adquirentes han de tener libertad de elección respecto de cada uno de esos elementos. En esa línea no cabe concebir una competencia libre en el sentido de competencia ilimitada, sin más norma que la voluntad de los competidores, porque la competencia es un fenómeno jurídico aunque los móviles sean económicos, y es que toda forma de convivencia humana está sometida al Derecho y éste supone siempre una limitación dentro de la libertad. En  una frase, libre competencia significa, igualdad de los competidores ante el Derecho.

En ese orden, los actos que constituyen competencia desleal se identifican cuando la actividad económica que se lleva a cabo es, en sí misma, lícita y permisible, y lo que la hace incurrir en ilicitud es ejercitarla con determinados medios reñidos con los usos y prácticas honrados o bien con las leyes aplicables. Así por ejemplo, desviar hacia sí la clientela de un competidor, aún cuando causa daño a ese competidor no es sancionable porque esa es la finalidad de la competencia en el mercado; pero hacerlo con medios deshonestos como la utilización de signos que pueden crear, confusión en el público respecto al origen de los productos, sí constituye una práctica desleal.

Virtualmente es imposible compilar en un catálogo todas las actividades que pueden llegar a constituirla. Desde el acuerdo de varios productores para vender sus productos a un precio inferior al de costo para eliminar a un tercero, hasta el acto unilateral de usurpar o imitar una marca con el fin de atraerse la clientela de su dueño; asi como  la presentación de los productos maliciosamente parecida a los del competidor para aprovecharse de su prestigio, hasta la publicidad encaminada a destruir la reputación de un comerciante o de sus productos, todo cae en el ámbito de la competencia desleal. Nuestro ordenamiento jurídico al respecto es amplio, pues no trata de proteger solamente al competidor directo, sino también a los consumidores y al funcionamiento correcto del sistema competitivo, por tanto no es  preciso que una actuación se produzca dentro de una relación de competencia entre varios empresarios para que pueda considerarse incorrecta y por tanto, constitutiva de competencia desleal. Para que esa deslealtad exista basta que la actuación en cuestión sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, por ejemplo a los consumidores, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. La prohibición de competencia desleal ha pasado a ser la prohibición de actuar incorrectamente en el mercado, a procurar la vigencia del principio de corrección en el tráfico económico.

Lo que la normativa sobre competencia desleal reprime, es la conducta incorrecta porque distorsiona el mercado. Al respecto, el  art.491 del Código de   Comercio,  Romano II),   establece que se considera competencia desleal la realización de actos encaminados a atraerse clientela indebidamente. En especial los siguientes:   El engaño al Público en general, o a personas determinadas, mediante:  Perjudicar directamente a otro comerciante, sin infringir obligaciones contractuales para con el mismo, por medio de: “a) Uso indebido de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes y otros elementos de una empresa o de sus establecimientos.(…)” y “Cualesquiera otros actos similares encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante.”

La actual Ley de Marcas y otros signos distintivos, en adelante (L.M.O.S.D)  vigente desde el 17-07-2002, comprende otros casos de competencia desleal no contemplados por el Código de Comercio, y es así como el art. Art. 100 de esa ley, nos dice que “se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a los usos y prácticas honestas en materia comercial.” siendo conforme al art.101 de la misma ley, actos de Competencia Desleal vinculados a la Propiedad Industrial:  “a) Actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos”

 Por su parte, la SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en su sentencia marcada bajo la  Ref. 279-C-2005 dijo: “El literal “a” del artículo 101 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que: “Constituyen entre otros, actos de competencia desleal, los siguientes: a) Actos capaces de crear confusión o riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos”. “En ese contexto, podemos considerar como actos de confusión, aquellos que dificultan la identificación o la diferenciación del empresario, de sus productos ó prestaciones, por conllevar el riesgo de que el consumidor los asocie con la actividad, los productos, prestación o establecimiento de otro empresario.” (subrayado es mío)  Y va más lejos la SALA en su  sentencia, cuando dice: “…El hecho objetivo de la constatación de un acto de imitación no permite considerar automáticamente tal acto como desleal; es menester que concurran una serie de circunstancias para que se declare la deslealtad del acto. En tal sentido, para determinar la deslealtad, – sostiene la Sala-  la doctrina establece que será necesario que el acto de imitación resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, o comporte un aprovechamiento de la reputación o el esfuerzo ajeno. En segundo lugar, es necesario determinar si tal riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación resulta inevitable, pues de ser así, queda excluida la deslealtad de esta práctica. Y en tercer lugar, tal riesgo de asociación o aprovechamiento de la fama ajena debe producirse en el mercado, no bastando la susceptibilidad teórica de que un potencial riesgo pueda surgir.” (resaltados son míos)

En dicha sentencia se  expresó:  “…Al hablar de actos capaces de crear confusión o riesgo de asociación, es necesario referirse al derecho de marcas, relación que surge de la función competitiva de los signos marcarios, medios o instrumentos que sirven para diferenciar a los empresarios y su actividad, de la que desarrollan sus concurrentes en el mercado.  En ese contexto, podemos considerar como actos de confusión,  aquellos que dificultan la identificación o la diferenciación del empresario, de sus productos ó prestaciones, por conllevar el riesgo de que el consumidor los asocie con la actividad, prestación o establecimiento de otro empresario…”   No obstante ello, el hecho objetivo de la constatación de un acto de imitación no permite considerar automáticamente tal acto como desleal, pues es menester que concurran una serie de circunstancias para que se declare la deslealtad de tal acto, por lo que corresponde determinar si la imitación que se denuncia, constituye un acto de competencia desleal.  En tal sentido, para determinar la deslealtad, la doctrina establece que será necesario que el acto de imitación resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, o comporte un aprovechamiento de la reputación o el esfuerzo ajeno.  En segundo lugar es necesario determinar si tal riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena resulta inevitable, pues de ser así, queda excluida la deslealtad de esta práctica. Y en tercer lugar, tal riesgo de asociación o aprovechamiento de la fama ajena debe producirse en el mercado, no bastando la susceptibilidad teórica de que un potencial riesgo pueda surgir…”

Asi las cosas, la ley y la jurisprudencia salvadoreña son conformes en cuanto a que existirá competencia desleal cuando haya actos de imitación, -como la utilización y explotación de marcas- los cuales sean capaces de crear confusión o riesgo de asociación en los consumidores,  para aprovecharse  maliciosamente del esfuerzo ajeno, produciéndose todos estos actos, precisamente en el mercado, es decir, no basta siquiera la expectativa de daño, si no hay manifestación en el mercado.

Visto lo anterior, el hecho de que el oponente al registro de una marca,  se apoye para justificar su oposición, también en la figura de la competencia desleal, solo evidencia  malicia, pues no es ante el Registro de la Propiedad Intelectual la instancia en que se conoce de la denuncia de actos de competencia desleal, y en suma, la pretensión de inscripción de una marca posterior, referida a diferentes productos, usando elementos de uso genérico o común, pero claramente distinguibles por su particular diseño, frente a los signos que  componen la marca anterior registrada,  a la luz de lo examinado, no puede de ningún modo acercarse ni mínimamente a un comportamiento desleal, lo que nos pone frente a un claro abuso del ejercicio del derecho a oponerse, que lamentablemente no posee una regulación que lo module, o sancione su abuso, y por ello vemos oposiciones a inscripciones de marcas que se convierten en un verdadero dolor de cabeza para el solicitante del registro, desgastándole innecesariamente, afectando el desarrollo no solo de la marca, al dilatar en el tiempo su posibilidad real de registro,    sino de la actividad económica que ésta envuelve o está proyectada a generar, y con ello,  en suma afectando la iniciativa y la actividad empresarial, lo cual se traduce en lo que se conoce como la AFECTACION AL VALOR DE LA MARCA, que abordaremos en un futuro y próximo artículo.

[1] El art. 238  del código Penal, regula la competencia desleal asi: El que propalare hechos falsos o utilizare cualquier otro medio fraudulento capaz de ocasionar grave perjuicio a un competidor, con el fin de obtener  para sí o un tercero una ventaja indebida, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. Para iniciar el proceso se atenderá a lo dispuesto en el artículo 497 del Código de Comercio

[2] La constitución de la Republica, en su art.23 tutela el derecho a la libre contratación, como parte de los derechos económicos.

Lic Raúl García Mirón

Abogado y Notario