Es innegable la importancia creciente que han  tomado los diferentes tipos de propiedad intelectual, y su actual  papel como generadores de la nueva riqueza y participación activa  en el mercado internacional, así como los esfuerzos que se han llevado a cabo  para garantizar la protección de las creaciones, recurriendo a la aprobación de normas de carácter nacional y supranacional que están dirigidas precisamente a proteger  los derechos morales y patrimoniales de los creadores  y  a regular la forma en que se concede licencia a un tercero para que utilice una patente, un diseño, una marca, etc.  Sin embargo, pocos esfuerzos se han hecho en cuanto a la limitación objetiva en el uso del derecho de oposición, pues en la práctica,  al menos en nuestro entorno,  carecemos de una adecuada regulación del derecho de oposición al registro de una marca, pues no falta quienes lo hacen a diestra y siniestra, no solo respecto de productos o servicios dentro de la misma clase, sino frente a marcas distinguibles claramente y amparando productos de distinta naturaleza;  oposición que no tiene más limites que cumplir con las formalidades legales que la ley en sus artículos 16 y 17 de la L.M.O.S.D[1], requiere para ser admitida, y rendir además una pseudo-caución que no supera los TREINTA DOLARES AMERICANOS,   pero sin que sobre la misma oposición se lleve a cabo un verdadero  análisis previo de admisibilidad de su fundamentación,  de manera que se desestime ab initio una oposición que finalmente devendrá de todas formas en fallida, al carecer realmente de fundamento fáctico-jurídico, es decir, por ser del todo IMPROPONIBLE, lo que ocasiona un dispendio innecesario  de actividad del ente registrador, saturando aún más los procesos de registro, los cuales  normalmente demorarían de 6 a 8  meses, pero cuando se admite una oposición, solo en la sede registral puede llegar a los  3 o 4 años,  sin siquiera haber aun agotado la última instancia, luego de una eventual apelación desestimada de una oposición rechazada,   que sería la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual el litigio sobre la marca puede sumar de 4 a 5 años más, traduciendo el proceso desde el momento de haber presentado la solicitud al Registro, en un promedio total de no menor de 8 años. Demasiado costo económico cargado a la marca y soportado por el solicitante de su registro.

Por ello podemos decir, que si bien el desarrollo de la propiedad intelectual e industrial ha revolucionado el mercado, la protección de la misma no ha avanzado al mismo ritmo, y en lo que ha sido efectiva, es en procurar la protección de aquel con derecho industrial (marca) inscrito o prioridad obtenida por su notoriedad, pero olvidando que también se abusa por parte de   algunos agentes dominantes o no,  en el mercado, de su intención de monopolizar ciertos signos, específicamente los de uso común o genérico, para cuyo caso en particular, debería la norma jurídica,  en alineación con normas técnicas o financieras que reflejan  el valor de las empresas, sus activos tangibles e intangibles y los beneficios que generan,   ya haber introducido regulaciones que limitaran el abuso del derecho de oposición, convertido en muchos casos, en abuso de oposición, sin que además la norma legal  haya tomado en cuenta tampoco la indemnización justa y proporcional al retardo-daño causado con la oposición infundada, tanto patrimonial como incluso moral al solicitante de buena fe.

Las marcas, como una forma fundamental del activo intangible dominante,  especialmente en el sector de los bienes de consumo, se crean por lo general mediante una combinación de innovación y estructura organizativa, además de un importante saber hacer (know-how) en materia de distribución o expansión  comercial. Son fuente de la mayor generadora de riqueza,  y en materia de beneficios,  generadora de las mayores utilidades para las empresas que usan intensamente marcas en el mercado. Entonces por qué dejar en el olvido  la afectación que puede sufrir un agente económico durante el proceso registral de consolidación legal del derecho a una marca,  que ya tiene muchas veces  presencia en el mercado,   y  es vista por los consumidores como parte de la familia de marcas del agente económico.   No lo sabemos, aunque la práctica  ha demostrado que el abuso se presenta desde el derecho de oposición, no raramente,  y ante ello, no hay posibilidad de intentar resarcirse una vez desechada la oposición, pues “Qué daño hay en intentar defender  también un derecho por los mismos medios legales previstos?” sería esa la esperada y cómoda posición de un oponente, y así parece entenderlo la ley.

Los recursos que destinan las empresas para desarrollar o adquirir una marca son valores que representan el precio de adquisición o los gastos incurridos por la investigación, desarrollo y hasta la obtención legal del derecho industrial. Esta valuación se afectará en la medida que los costos de adquisición hayan sido mayores, en términos de tiempo y recursos invertidos.  Sabemos que valuar una marca –hay diversos métodos para ello,  pero no es objeto de éste articulo abordarlos ahora-  permite: Asegurar que la fortaleza de la marca se refleje en el valor accionario; evaluar nuevas oportunidades de negocios; establecer los costos necesarios para futuras licencias y franquicias; Planificar fiscalmente, principalmente si se trata de empresas internacionales; obtener préstamos garantizados; securitizar, soportar litigios o controversias, etc.

La utilidad y necesidad de la marca es tal,  que hoy en día la identificación comercial de los productos o servicios,  en la mayoría de los casos, se relaciona más con las marcas que con las empresas que los proveen; es decir, el consumidor decide su compra comparando los atributos de calidad, precio y servicio de cada marca. Y es allí donde asegurar la marca en cuanto a su titularidad es un factor clave en las decisiones empresariales y de negocio que  se puedan ejecutar desde el corto al largo plazo. Por supuesto, mantener en litigio la adquisición de una marca, pesará sobre las posibilidades de explotación y crecimiento de la misma, limitando sus posibilidades frente a terceros si se piensa en invertir en su expansión, ya sea por cuenta propia o mediante  licenciamiento de  la misma.  No perdemos de vista que en éste punto, si bien la marca que se pretende inscribir puede ser relativamente nueva,  ésta generalmente ya tiene una línea de comercialización en el mercado,  y en  no pocas ocasiones  pertenece al portafolio de productos de  una empresa destacada en su rubro de actividad económica, que ha decidido   inscribir la marca una vez ya tenía cierta presencia en el mercado,  y  no antes de haberla  comercializado. Se dan esos casos.

En este caso,  el prestigio  le viene a la marca además de la calidad propia de los productos que ampara,  por la calidad y reputación que ya posee la empresa que comercializa los productos que se identifican mediante la marca cuyo registro se pretende.  Entonces, si la empresa dueña de la marca decidiera hacer planes de inversión, o licenciar la marca encontraría un valladar que obviamente limitaría su decisión, impidiendo seguramente la toma de decisiones, lo cual afectará necesariamente el valor de esa marca.

Es muy normal  como ya anticipamos,  que una marca que se intenta registrar, eventualmente se encuentre con un opositor a la misma,  pero lo que no es correcto, es que dicha oposición sea del todo injustificada e infundada, y más bien cause un retraso, que demorará como antes mencionamos en sede registral hasta bien CUATRO años, sin tomar en cuenta los casi 5 años que podría demorar el litigio en sede contencioso administrativa ante la CORTE SUPREMA DE JUSTCIA.   Casos como éste, que he tenido la oportunidad de conocer,   encuentran que la ley nada o casi nada hace para proteger dichos activos intangibles en tal situación de pendencia jurídica, menoscabando la marca y encareciéndola a la vez,  pues el costo de oportunidad perdido será muy alto, al sopesar las oportunidades de crecimiento, rentabilidad y expansión a la que se ha visto limitada la marca, basada en una oposición temeraria; contingencia contra la cual no es posible protegerse.

En ese sentido debemos considerar, que en todo proceso de valuación de una marca, el primer presupuesto que cualquier valuador pediría tener a la vista es la documentación que acredite la propiedad legal del activo intangible  y su vigencia.  Entonces, independientemente del método que se usara para su avalúo,  este primer obstáculo,  hace prácticamente insostenible el resto de variables a tener en cuenta en el valúo,  pues la certidumbre jurídica es el pilar de un negocio y al faltar ésta, las demás variables a considerar podrían ser tenidas como arenas en el mar.  Así las cosas, el valúo de la marca no podrá  arrojar un valor predecible o serio,  pues no es atractiva si lo que se tiene de ella es solo un derecho meramente eventual, y pocos en este campo, se interesarían  por adquirir la cesión de un derecho intelectual  litigioso.     

Y es que no es extraño encontrar  que un empresario decida registrar una marca hasta que ésta ha alcanzado un cierto grado de aceptación o penetración en el mercado. Es decir, cuando un determinado producto o servicio ha logrado posicionarse alcanzando una demanda importante y una reputación que lo distingue  de los demás de su misma especie, pues su negocio no está en registrar como marca solo una idea de negocio, sino proteger precisamente la creación cuando está ya es un negocio y el mismo presenta buenas perspectivas. Es entonces en este momento cuando proteger sus signos distintivos se convierte, más que en un derecho, en una imperiosa necesidad, pues está en juego no sólo la supervivencia en el mercado, sino también la estabilidad de la leal competencia,  externalidades  que afectan el balance del libre mercado.

El autor Ronald Coase[2] denomina: “Costos de transacción”, aquellos que están asociados con las diversas dificultades que pueden enfrentar los agentes en la realización de transacciones comerciales, dificultades que pasan por los costos de obtener información acerca de los productos, las motivaciones de los contratantes, los costos de perfeccionamiento de los contratos, seguimiento y vigilancia de los mismos. Según Coase, entre más altos sean estos costos, pues lógicamente será menor el número de transacciones que se lleven a cabo dentro del mercado, y por lo tanto se hace necesario que el Estado, a través de su facultad de intervención y regulación en la economía, promueva normas que generen un ambiente de reducción de los mismos.

Podemos concluir este artículo diciendo que las marcas como activos intangibles de gran valor patrimonial para las empresas, constituyen el activo mas estratégico en la ruta del crecimiento empresarial, pues sea cual sea el área de negocio que explota una empresa, serán sus bienes y servicios los que en una sana competencia leal se disputarán el mercado con otros productos o servicios de distintos agentes económicos; pero será la marca que distingue a cada producto del otro, lo que en términos prácticos queda en la mente del consumidor, haciendo una asociación entre el producto y la marca, de manera que cuando se decida por uno en defecto del otro en el mercado, lo hace pensando específicamente en aquellos signos distintivos o señales de publicidad que recuerda asociados al producto en cuestión, por lo  que juega la marca un rol protagónico en la elección del consumidor. Entonces, en ese orden de ideas, el uso abusivo del derecho de oposición acarrea  a  la empresa solicitante un obstáculo en el proceso de registro que dada nuestra realidad, lleva a que dicho trámite  demore un promedio de cuatro años incluyendo la apelación en sede registral, pues es usual que ese tipo de oposición sea desestimada por el registrador que conoce del trámite, y  normalmente el oponente  interpone apelación ante la Dirección de Propiedad Intelectual.   Ese tiempo y el costo de litigar la oposición,  impacta en los planes de negocio de la marca, el cual podrá incrementarse hasta en 4 o 5 años más, si es que el oponente no queda satisfecho con la resolución administrativa que decida la apelación, confirmando la desestimación inicialmente declarada.

 En el caso anterior, estaríamos ante un proceso registral, que a la larga puede llegar a tomar no menos de 8 años, lapso de tiempo en el cual el solicitante de la inscripción de la marca posterior se verá impedido de ejecutar planes de expansión que impliquen hacer negocios con terceros,  como franquicia, licenciamientos, distribución, securitización,  e incluso transferencia de la misma,  etc, con base en la marca de la cual aún no se cuenta con certificado de registro, impactando con ello en el valor de ese activo intangible, el cual será ostensiblemente menor que el que se le asignaría al momento de valuarla, si se contará con el documento legal que asegura su titularidad registral frente a terceros, con lo que se le pone freno a la capacidad empresarial, debilitando las posibilidades del efecto económico multiplicador de beneficios que producen los activos intangibles como las marcas; todo a causa de un ejercicio abusivo del derecho de oposición de entidades económicas que abusan de su posición relevante y muchas veces dominante en el mercado, abuso contra el que la norma jurídica se ha quedado vacía de protección para el interesado afectado, quien entonces queda a merced de que el oponente desee agotar por  todo el tiempo que sea, los recursos que la misma ley le provee. Eso al final es lo que se convierte paradójicamente en una   competencia desleal,  que es necesario regular.

Lic Raúl García Mirón

Abogado y Notario | Postgrados Internacionales en: Derecho del Comercio Internacional / Arbitraje Comercial Internacional / Derecho Empresarial | Aprendiz de escritor.

[1] L.M.O.S.D  es la Ley de Marcas y otros signos distintivos, de El Salvador, la cual solo regula en dos artículos, el 16 y 17  los requisitos meramente formales  de formulación de la oposición, sumado a una fianza de treinta pesos centroamericanos ( lo cual no existe monetariamente en la actualidad) existiendo la posibilidad de rechazo, pero solo por incumplir formalidades, pero no por carecer  de fondo factico-jurídico

[2] COASE, Ronald (1994). El problema del costo social. En la Empresa, el Mercado y la Ley, Madrid. Alianza.