Oposición a inscripción de marcas por semejanza que induce confusión

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El proceso de inscripción de una marca ante la autoridad administrativa competente, puede encontrarse para el interesado en su registro, con un obstáculo que se conoce como OPOSICION AL REGISTRO, el cual de conformidad a los arts. 16 al 19 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, de El Salvador, vigente desde el ocho de julio de dos mil dos, en adelante (L.M.O.S.D) regula dicho trámite de oposición al registro de marcas, por el cual, cualquier interesado puede oponerse justificadamente a una inscripción, -vamos a decir de modo general de un distintivo comercial- que se pretenda obtener, si éste genera similitud confusionista y hasta Competencia Desleal, (art.9 L.M.O.S.D), con otra u otras marcas existentes ya inscritas. Similitud que puede tener lugar porque existe semejanza grafica, fonética e ideológica, que seguramente confundiría al público consumidor en relación al origen de los productos relacionados con las marcas en cuestión, ocasionando ello adicionalmente perjuicios económicos al tercero afectado u oponente, y por ello en caso que efectivamente existiera dicha semejanza, también podría constituir un acto de competencia desleal.

Los requisitos para que una marca pueda ser considerada como una marca valida y registrable, son y así lo acepta la doctrina comparada, jurisprudencia y normativa convencional internacional al respecto: la novedad, la especialidad y la licitud, es decir, debe ser tal que: a) tenga capacidad distintiva; es decir la capacidad que tenga dicho signo de identificar un producto o un servicio; de tal suerte que como dicen Braun y Capitaine, debe ser distintiva objetivamente, o sea, no parecida a otras. Solo rompe el principio de la novedad, como dice Roubier, cuando existen anterioridades, porque se trata de signos usuales, genéricos ó necesarios, que pertenecen al dominio público y que no pueden por ello ser apropiados – monopolizados- dicen otros tratadistas, por alguien en particular en desmedro de los demás. b) debe permitir la diferenciación de esa marca con otras anteriores. Mathely, ha sostenido que “el carácter distintivo” exigido para la válidez de la marca consiste en la capacidad de la marca o signo, de identificar un objeto a fin de permitir al público, el poder reconocerla. Este principio es lo que se denomina “especialidad”, o sea que la marca sea especial con respecto a otra marcas. Como explica Pouillet, es necesario naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca, y por ser distinta, sea especial”. Rendu, dice que “es especial si tiene una forma en sí misma, que permita reconocerla entre otras”. Y, c) no debe estar prohibido su registro. Es decir, Licitud como principio. (1) Los anteriores autores han sido citados por el autor Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”.

EL examen de la autoridad administrativa encargada del REGISTRO, puede separarse en dos partes, el referido a la registrabilidad en si misma de la marca, y la búsqueda de marcas confundibles con ella que le precedan. Ante ello, la autoridad administrativa, en un primer examen sobre la forma y el fondo de la marca, conforme lo establecido en los arts.8 y 9 L.M.O.S.D. si no encuentra prohibiciones por semejanzas ni por restricciones legales, que inhibieran la solicitud de admisión de la marca cuya inscripción se pretenda, ha encontrado ab initio que NO incurre en inadmisibilidad por razones intrínsecas, ni por derechos de terceros, lo que en buena medida refuerza la licitud de la solicitud de la marca pretendida por el interesado. Pero ello no basta, pues el trámite de registro marcario apenas inicia con dicha admisibilidad de la solicitud de inscripción y culminará con su legítimo otorgamiento del registro de la marca, en beneficio del solicitante, siempre que se supere el incidente de oposición que un tercero haya promovido, desestimándose ésta, o en caso que no la hubiere, superado el trámite completo del registro.

Es esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares, pues de ser así perjudicaría tanto al titular de la marca que podría perder clientela o ver afectado su prestigio, como también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar, lo que afecta a una leal competencia y afecta también al consumidor. Pero éste término ha ido evolucionando en su concepción frente a las marcas, de manera que en cierto importante sector de la doctrina y jurisprudencia extranjera (causa 6379/98 Time Warner Entertainment Company LP v. Arcor SAIC” Sala II de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina) ya no se habla de que las marcas deban ser inconfundibles, sino que deben ser “claramente distinguibles” o de “fácil diferenciación” o “claramente diferenciables”

Tal como cita el autor Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas (2) “…como ha sostenido la Corte Suprema(…) el derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar por otra parte, a los consumidores, la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia”. Entonces, la confundibilidad o “similitud confusionista”, existirá cuando por el parecido de los signos que identifican a ambas marcas, el público consumidor pueda ser llevado a engaño.

La llamada confusión, teóricamente puede ser directa, cuando un consumidor adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro; e indirecta, cuando el consumidor cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó. Para que haya CONFUSION, debe haber SEMEJANZA gráfica, dice la doctrina, a la cual más recientemente se la ha llamado, semejanza visual, además, semejanza fonética, y conceptual. Pero además, no debe olvidarse que lo que trata de determinarse a fin de cuentas es la posible reacción del público cuando en el futuro se enfrente con dos marcas en discusión por supuesta semejanza. Existe pues ante todo un principio, regla básica o esencial en el derecho marcario y se refiere a que las marcas deben ser claramente distinguibles. Es como dice Otamendi en su “Derecho de Marcas” a pagina 187, “a la luz de éste principio es que deben cotejarse las marcas”.

Pedro Breuer Moreno, en su Tratado de Marcas, expresa: “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. En principio, es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que como dice Otamendi, en su libro ya citado, a pagina 189, “en muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior” es decir, debe precisarse el elemento decisivo, que es el que lógicamente desempeñará el papel de identificación comercial de los productos, y “es está valorización de ciertos elementos la que permite desvalorizar otros, como ejemplo los de uso común o generalizado”, estos últimos, palabras signos o símbolos sobre los cuales nadie puede alegar exclusividad, monopolizando su uso. Lo que debe entonces tenerse en cuenta, es la diferenciación de su aspecto visual, grafico, etc, que permita diferenciarla de otra u otras marcas que usen los mismos signos de uso común” como parte de la marca. Siguiendo siempre al autor Otamendi, en su obra citada, a pagina 189, sobre este punto, dice: “En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las mismas , sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor”. A este respecto, no debe perderse de vista, que es vital, tener en cuenta además, la circunstancia del público consumidor destino y los productos a distinguir por las marcas.

En cuanto a las palabras de uso común, como elementos integrantes de una marca, son de libre empleo, y no puede invocarse privilegio sobre ellas. Al efecto, ya lo expresó, el tantas veces citado y respetado autor, Jorge Otamendi(3), al expresar: “ El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”. “El titular de una marca con un elemento de uso común, sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas, el parecido que se deriva necesariamente, de las partículas coparticipadas, insusceptibles de privilegio marcario”. Lo que se hace entonces exigible, es que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos, signos inconfundibles, para que no entren en conflicto con marcas ya inscritas.

Deseo finalizar, con el elemento de la NOTORIEDAD de las marcas, como un argumento más de defensa que puede hacer un opositor frente a otra marca solicitada por un tercero, y es que cuando la marca oponente es notoria estamos ante una marca intensamente conocida, de gran difusión, como dice Otamendi, “un grado superior al que llegan pocas marcas”. La marca notoria, ha aceptado la doctrina mayoritaria, por lo general está asociada a productos intensamente publicitados y de muy buena calidad. Pues sin publicidad, la marca no puede ser conocida.

Paul Roubier, (4) expresa con claridad: “Es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida”, es decir, para ello no basta que las marcas oponentes a lo mejor sí son conocidas, por sus consumidores específicos, –un segmento o sector exclusivo o especifico de la población– pero no NOTORIAS, pues para ello una marca notoria debe ser conocida por casi la totalidad del público, o sector especifico de actividad y trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Pero como dice Albert Chavanne (5) en su obra: Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre: “…El conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, y es que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado”. Es decir, de “solo mencionarla, debe provocar esa inmediata asociación”.

En suma, el art.6 bis del Convenio de Paris, por supuesto que reconoce el aspecto de la notoriedad de marcas, pero establece que se requiere que la dicha notoriedad deba existir en el país en el que se reclama, es decir, no basta por un lado que una marca fuere notoria para el caso, en el extranjero, pero no conocida o poco conocida (no NOTORIA) en el país en cuestión, como tampoco basta que la notoriedad simplemente se alegue por quien cree poseerla, esta notoriedad debe ser REAL. Y va en la misma línea, el art.16.2 del Adpic, cuando establece que los países miembros “tomaran en cuenta inclusive la notoriedad obtenida en el Estado Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca” o sea, si bien la promoción no requiere el uso en el país en cuestión, en el que se reclama la protección, ya que puede ser una promoción realizada en el extranjero pero que sea conocida en el país en que se reclama la protección. Por qué esto? Porque no puede alegarse notoriedad de una marca que no reúne dicha condición, y hoy en día con el auge de las comunicaciones, de la internet, de la televisión por cable, etc, estamos expuestos a publicidad de marcas que ni siquiera tienen presencia en nuestros países, pero que sin embargo, por el alcance de esos medios de comunicación, son muy conocidas en estas regiones aunque no se comercialicen.

La notoriedad de una marca no requiere prueba, y si fuere necesario hacerlo, entonces tal notoriedad no existe, ya que la notoriedad de una marca, como han sostenido, cuantos tratadistas se consulten al respecto, es un hecho al alcance de todos o de al menos una buena mayoría, y solo en tal caso, no requiere por tanto, de prueba específica.

En conclusión, la oposición a la inscripción de una marca, en sede registral prosperará en la medida que el oponente se base, en que la marca a cuya inscripción se opone, realmente no supera las prohibiciones por afectar derechos de terceros y prohibiciones intrínsecas, que enumeran los arts. 8 y 9 de la ley de marcas y otros signos distintivos; por poseer efectivamente un derecho de prioridad o solicitud previa que no han sido respetados, por la semejanza de la solicitante que pueda inducir a confusión, y sobre todo por la notoriedad de la marca oponente, caso más delicado de establecer, tal como arriba ha quedado señalado, sobre todo al tratarse de marcas no populares, sino conocidas sólo en específicos sectores o nichos de mercado, que en ocasiones ven fracasar su oposición pues no se logra probar dicha notoriedad a juicio de la autoridad administrativa encargada del registro, lo que no obsta para instar las acciones judiciales pertinentes para viabilizar la defensa de sus derechos intelectuales.